UDRP: Bayerische Motoren Werke erfolgreich im Streit um Kurzdomain b.mw
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken mit Domains blieb bislang die Top-Level-Domain zwar weitestgehend außer Betracht. In einem aktuellen Verfahren hatte sich der Automobilhersteller BMW trotzdem an der Verwendung der Domain b.mw gestört und ist hiergegen vorgegangen.
Unter einem sogenannten Domain-Hack versteht man Domainnamen, die ihren Namen bzw. den Sinn der verwendeten Begriffe aus mehreren Domain-Leveln zusammensetzen. Bekanntes Beispiel hierfür ist das Social Bookmarking-Tool del.icio.us, bei dem sich der Begriff „delicious“ sogar aus der Top-, Second- und Third-Level-Domain bildet.
Aufgrund der Vielzahl der mittlerweile existierenden Top-Level-Domains, nicht zuletzt durch die Einführung der neuen TLDs, sind Markeninhaber verstärkt der Gefahr ausgesetzt, dass ihr geschütztes Markenzeichen auf solche Weise verwechslungsfähig verwendet wird.
Was ist passiert?
Die Bayerische Motoren Werke AG ist Inhaberin des weltweit bekannten „BMW“ Markenzeichens in über 140 Ländern. Sie wurde darauf aufmerksam, dass Ihr geschütztes Kennzeichen im Rahmen der malawischen Domain b.mw Verwendung fand.
Bei Aufruf der Domain leitete diese auf die Domain a.mw weiter, unter welcher eine Liste mit zum Verkauf angebotenen Domains aufgeführt war. Für die so vom Domaininhaber deklarierte „Premium-Domain“ b.mw war dabei ein Verkaufspreis in Höhe von mindestens 1.0 Millionen US-Dollar angesetzt worden.
Inhaber der Domain war eine japanische Gesellschaft, die neben der streitgegenständlichen Domain auch für zahlreiche weitere Kurzdomains unter der malawischen Top-Level-Domain als Domaininhaber im Rahmen des WHOIS-Eintrags eingetragen war.
Hierin sah der Automobilhersteller eine Verletzung seiner geschützten Ausschließlichkeitsrechte an der Marke BMW, da die Domain hochgradig verwechslungsfähig mit dem BMW Markenzeichen und damit unzulässig sei. Allein durch die Punktierung ändere sich an der Beurteilung nichts.
Die Domainregistrierung durch die japanische Gesellschaft sei nicht nur ohne Markenlizenz, sondern zudem bösgläubig erfolgt, was sich bereits aus dem enorm hohen Verkaufspreis ergebe. Der Domaininhaber sei sich jedoch sehr wohl der Marke „BMW“ bewusst gewesen, was sich auch daraus ergebe, dass er neben der streitgegenständlichen Domain auch zahlreiche weitere Marken von weiteren Markeninhabern wie Ferrari oder Apple unter der .mw-Top-Level-Domain zum Verkauf anbot, so das Vorbringen der BMW AG.
Daher leitete es im Juli 2015 ein Beschwerdeverfahren bei der WIPO ein.
Entscheidung im UDRP-Verfahren
Die Entscheidung im Rahmen des sog. UDRP-Verfahren (Case No. DMW2015-0001) fiel zugunsten der Bayerischen Motoren Werke aus: diese haben nunmehr einen Anspruch auf Übertragung des Domainnamens b.mw . Der Domaininhaber brachte zu seiner Verteidigung dabei nichts vor.
Der Panelist folgte in seiner Entscheidung im Wesentlichen der Begründung der Klägerin. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass sich die Marke von BMW und der Domainname lediglich um einen Punkt unterscheidet. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und der Domain kann die Top-Level-Domain in Zusammenschau mit der Second-Level-Domain jedenfalls bei Identität oder wie vorliegend hochgradiger Ähnlichkeit nicht außer Betracht gelassen werden.
Mangels eigener Rechte des Domaininhabers am Domainnamen kam es schließlich für den Übertragungsanspruch lediglich auf die Bejahung des bösen Glaubens an. Diesen jedoch konnte der Panelist vorliegend beim Domaininhaber annehmen, da nicht nur davon auszugehen war, dass sich der Domaininhaber – nicht zuletzt aufgrund der weiteren Domainregistrierungen – durchaus der Marke „BMW“ bewusst war, sondern dass die Domain lediglich registriert wurde, um sie anschließend zum Verkauf anzubieten und einen exponentiell deutlich höheren Verkaufspreis als die ursprünglichen Registrierungskosten zu erzielen.
Fazit
Bei der Registrierung von Domainnamen sollte man im Hinblick auf kollidierende Markenrechte die Top-Level-Domains künftig jedenfalls nicht gänzlich außer Betracht lassen. Gerade auch durch die Vielzahl an neuen Top-Level-Domains kann erwartet werden, dass es in den nächsten Jahren in ähnlich gelagerten Fällen noch zu einigen Konfliktfällen kommen wird, besonders wenn Domainendungen gewählt werden, die zugleich Teil eines Kennzeichens sind.
