„My Way“ und „MY F WAY“ sind markenrechtlich verwechselbar

Bundespatentgericht

Beschluss vom 29. Juli 2026

Az.: 30 W (pat) 525/24

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2023 220 300

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Meiser sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Hammer beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2024 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 305 28 703 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2023 220 300 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die am 30. Mai 2023 angemeldete Wort-/Bildmarke

[Abbildung]

ist am 16. Juni 2023 unter der Nummer 30 2023 220 300 für die Dienstleistung der

„Klasse 44: Gesundheitspflege für den Menschen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 21. Juli 2023.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 7. September 2023 Widerspruch erhoben aus ihrer am 15. Mai 2005 angemeldeten und seit dem 10. Oktober 2005 für die Dienstleistungen der

„Klasse 41: Kurberatung, Betrieb von Gesundheitsclubs

Klasse 43: Dienstleistungen von Altenheimen, Betrieb von Hotels, Dienstleistungen von Alten- und Seniorenheimen

Klasse 44: Dienstleistungen eines Arztes, Entziehungskuren für Suchtkranke, Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen, Dienstleistungen von Kliniken (Ambulanzen), Dienstleistungen von Kliniken, Dienstleistungen eines Krankenhauses, Betrieb von Pflegeheimen, Dienstleistungen von Polikliniken (Ambulanzen), Dienstleistungen eines Psychologen, Dienstleistungen von Sanatorien“

eingetragenen Wortmarke 305 28 703

My Way

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2023 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 6. März 2024 verschiedene Benutzungsunterlagen vorgelegt, u.a. eine eidesstattliche Versicherung des Herrn X … , vom 6. März 2024, Broschüren aus den Jahren 2016 und 2022 sowie Rechnungen aus den Jahren 2019 bis 2023.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 1. August 2024 zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen auch insoweit ausscheide, als sich beide Marken bei identischen Dienstleistungen begegnen könnten.

Auf die zulässige Benutzungseinrede der Inhaberin der jüngeren Marke habe die Widersprechende die Benutzung für die in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen glaubhaft gemacht. Zwar seien die Umsatzzahlen in der eidesstattlichen Versicherung vom 6. März 2024 nicht nach den einzelnen Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Arztes, Entziehungskuren für Suchtkranke, Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungsheimen, Dienstleistungen von Kliniken (Ambulanzen), Dienstleistungen von Kliniken, Dienstleistungen eines Krankenhauses, Betrieb von Pflegeheimen, Dienstleistungen von Polikliniken (Ambulanzen), Dienstleistungen eines Psychologen, Dienstleistungen von Sanatorien“

aufgeschlüsselt. Allerdings gehörten alle diese Dienstleistungen der gleichen Klasse an und könnten zudem alle unter die von der jüngeren Marke in Klasse 44 beanspruchte Dienstleistung „Gesundheitspflege für den Menschen“ fallen. Zudem habe die Widersprechende zahlreiche Rechnungen aus den Jahren 2019 bis 2023 eingereicht, die die eidesstattliche Versicherung untermauerten. Soweit die Widerspruchsmarke auf den Rechnungen mit dem beschreibenden Zusatz „Psychiatrische Klinik“ benutzt werde, werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke dadurch nicht verändert (§ 26 Abs. 3 MarkenG).

Die von der Widerspruchsmarke umfassten und rechtserhaltend benutzten Dienstleistungen der Klasse 44 fielen unter den weiten Oberbegriff der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Gesundheitspflege für den Menschen“, so dass insoweit Dienstleistungsidentität vorliege.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Die Wortfolge My Way weise einen beschreibenden oder werblichen Aussagegehalt auf. Deshalb sei – trotz Dienstleistungsidentität – ein mittlerer Maßstab an den Markenabstand anzulegen, den die jüngere Marke einhalte.

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterschieden sich die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke My Way deutlich voneinander. Aus diesem Grund komme eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur in Betracht, wenn der Bestandteil „MY WAY“ die jüngere Marke präge. Das sei jedoch nicht der Fall. In klanglicher Hinsicht werde sich der Verkehr in der jüngeren Marke zwar an dem Wortbestandteil orientieren. Allerdings handele es sich bei „My F Way“ um einen einheitlichen Gesamtbegriff, denn die Wortbestandteile seien in ihren jeweiligen Aussagen aufeinander im Sinngehalt bezogen – auch wenn die Bedeutung von „F“ offenbleibe. Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke „My F Way“ werde vom Verkehr also nicht auf den Bestandteil „My Way“ verkürzt. Letztlich scheide eine Verwechslungsgefahr aber deshalb aus, weil die Widerspruchsmarke My Way für die relevanten Dienstleistungen der Klasse 44 eine nur geringe Kennzeichnungskraft aufweise, so dass die Widersprechende daraus keine Rechte herleiten könne gegenüber Marken, die das Widerspruchszeichen zwar enthielten, aber graphisch erweiterten bzw. veränderten.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheide damit aus. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken mittelbar verwechselt werden könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, die Markenstelle habe der Widerspruchsmarke zu Unrecht nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt und damit die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken unzutreffend verneint.

Richtig habe das DPMA allerdings festgestellt, dass die Widerspruchsmarke für die eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 44 rechtserhaltend benutzt worden sei und dass diese Dienstleistungen mit der von der angegriffenen Marke umfassten Dienstleistung der Klasse 44 „Gesundheitspflege für den Menschen“ identisch seien.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzubilligen. Anhaltspunkte dafür, dass die Kennzeichnungskraft vermindert sei, lägen nicht vor. Die Markenstelle habe vernachlässigt, dass im Zusammenhang mit den hier in Frage stehenden medizinischen Dienstleistungen bzw. der Gesundheitspflege kein unmittelbar beschreibender Gehalt angenommen werden könne. Auch lasse sich kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt im Sinne einer ausschließlich werbemäßig anpreisenden Angabe erkennen.

Zudem könne aus My Way vorliegend nicht das Verständnis abgeleitet werden, dass es sich um ein Angebot für eine individuelle Strecke zu einem bestimmten Ziel handele. Deshalb sei die von der Markenstelle zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 239/00 – My Way), wo es um Zielführungssysteme gegangen sei, nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar.

Eine Vergleichbarkeit bestehe andererseits hinsichtlich der Entscheidung des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 77/02 – My Way, wonach die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens „My Way“ für „Mode-, Parfümerie- und Körperpflegewaren bejaht worden sei.

Im Rahmen der Zeichenähnlichkeit sei festzustellen, dass die jüngere Marke die Bezeichnung My Way vollständig übernehme.

Diese werde lediglich durch ein „F“ unterbrochen. Die grafische Gestaltung wie Farbgebung und Schriftart würden die einheitliche Wortfolge „My Way“ dabei hervorheben. Schriftbildlich seien sich die Vergleichszeichen zumindest ähnlich. Zudem liege eine begriffliche Ähnlichkeit vor, da der Sinngehalt „mein Weg“ vollständig in der angegriffenen Marke aufgenommen werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für die Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2024 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 305 28 703 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2023 220 300 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keinen Antrag gestellt. Mit Schreiben vom 11. Juni 2025 hat sie lediglich eine Sachstandsanfrage gestellt. Im Amtsverfahren hat sie — ohne weitere Ausführungen, bis auf die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede — beantragt, den Widerspruch zurückzuweisen, weil dieser wegen fehlender Verwechslungsgefahr unbegründet sei.

Der Senat hat den Beteiligten mit Verfügung vom 25. November 2025 ergänzende Rechercheergebnisse zur Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke übersandt und ihnen am 27. Juli 2026 einen rechtlichen Hinweis erteilt mit der Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 24. Juli 2026. Eine Stellungnahme der Beteiligten ist nicht erfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 MarkenG i.V.m. § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2024 ist daher aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2023 220 300 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 305 28 703 anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

2.

Auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Mai 2018 bis Mai 2023) für „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ der Klasse 44 nachgewiesen (§§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG).

a.

Nach der eidesstattlichen Versicherung (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) vom 6. März 2024 wird die Wortmarke My Way von der Y … GmbH & Co. KG mit Zustimmung der Widersprechenden seit 2012 genutzt. Die Benutzung der Marke mit Zustimmung der Inhaberin gilt dabei als Benutzung durch die Inhaberin (§ 26 Abs. 2 MarkenG; vgl. auch Ströbele, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG. 14. Aufl., § 26 Rn. 168 ff., 174).

b.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung wurden nach der eidesstattlichen Versicherung in Deutschland „mit dem Betrieb der psychiatrischen Klinik“ in den Jahren 2019 bis 2023 zwischen … und … Mio. EURO Umsatz erzielt, was die Ernsthaftigkeit der Benutzung für „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ für den Benutzungszeitraum belegt. Zwar fallen unter den Begriff „Betrieb“ nicht nur (medizinische) Dienstleistungen, sondern beispielsweise auch administrative Aufgaben. Die genannten Umsätze resultieren jedoch offensichtlich aus den erbrachten (psychiatrischen) Klinikdienstleistungen. Das ergibt sich auch aus Absatz 3 der eidesstattlichen Versicherung, wonach die Y … GmbH & Co. KG die Wortmarke My Way nutzen darf für den „Betrieb einer psychiatrischen Klinik“ und den „dazugehörigen Leistungen“. Im nächsten Absatz heißt es zu den „Dienstleistungen“ weiter: „In der Klinik behandeln Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Psychiatrische und psychosomatische Krankheitsbilder und deren charakteristischen Symptome.“ Einer weiteren Aufschlüsselung der Umsatzzahlen auf einzelne Teilbehandlungen bedurfte es im vorliegenden Einzelfall, bezogen auf „Dienstleistungen einer psychiatrischen Klinik“ nicht, da Kliniken üblicherweise einen einheitlichen Komplex von (Behandlungs-)Dienstleistungen erbringen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 26 Rn. 71 mwN; BPatG 30 W (pat) 44/20 — Äskulapstab (Bildmarke) / Äskulapstab (Bildmarke), juris, Rn. 48).

Dass die genannten Umsätze aus den von einer psychiatrischen Klinik erbrachten Dienstleistungen resultieren, ergibt sich ergänzend auch aus den zu der eidesstattlichen Versicherung eingereichten Anlagen 2 bis 4 (Broschüren My Way Psychiatrische Klinik „Einzeltherapie“ von 2016 und 2022, Rechnungen an Patienten und Versicherungen), die den Vortrag in der eidesstattlichen Versicherung stützen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 91). Schließlich untermauern auch die zahlreichen Rechnungen beispielsweise zu „Akutstationäre Krankenhausbehandlung; eingehende psychiatrische Untersuchung; Gruppentherapie Verhaltenstherapie; Einzeltherapie Verhaltenstherapie; Visite im Krankenhaus“ aus den Jahren 2019 bis 2023 (Anlage 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 6. März 2024), dass die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsätze zwischen … und … Mio. EURO einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt und eine Scheinbenutzung auszuschließen geeignet ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 26 Rn. 123).

c.

Die Form der Benutzung in Zusammenhang mit den „Dienstleistungen von psychiatrischen Krankenhäusern“ ist nachgewiesen durch die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 6. März 2024, wonach die Psychiatrische Klinik der Lizenznehmerin der Widersprechenden seit dem Jahr 2012 sowie über den gesamten hier relevanten Benutzungszeitraum (Mai 2018 bis Mai 2023) unter der Kennzeichnung My Way betrieben wurde, in Verbindung mit den vorgelegten Unterlagen (u. a. mit einer Fotografie des seit dem Jahr 2014 vor der Klinik stehenden Schildes, zwei vorgelegten Werbebroschüren aus den Jahren 2016 und 2022, Rechnungen über u.a. akutstationäre Krankenhausbehandlungen aus den Jahren 2019 bis 2023 sowie einem Auszug eines laut eidesstattlicher Versicherung seit dem 13. Juli 2012 bestehenden Internetauftritts).

Geht es – wie vorliegend – um die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen für Dienstleistungen markenmäßig benutzt worden ist, ist zu beachten, dass bei Dienstleistungen anders als bei Waren eine körperliche Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Produkt nicht möglich ist; als markenmäßige Benutzungshandlungen kommen daher grundsätzlich nur die Anbringung des Zeichens am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz kommen, wie u.a. auf Geschäftsbriefen und -papieren, Rechnungen oder Werbedrucksachen in Betracht (BGH GRUR 2017, 914, Rn. 46 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen bei Dienstleistungsmarken firmen- und markenmäßige Benutzung oft so ineinander über, dass eine firmenmäßige Verwendung zugleich auch als markenmäßige Benutzungshandlung zu bewerten sein kann (vgl. BGH GRUR 2008, 616, Rn. 13 – Akzenta; BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26, Rn. 67 ff, 72 m. w. N.).

Nach diesen Maßstäben ist der Bezug der Benutzung der Widerspruchsmarke zu den konkreten „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ hinreichend ersichtlich, wobei auch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, dass solche Kliniken üblicherweise einen einheitlichen Komplex von Dienstleistungen erbringen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 26 Rn. 71), wie es vorliegend auch aus den Benutzungsunterlagen hervorgeht (vgl. die vorgelegten Rechnungen zu u.a. „akutstationären Krankenhausbehandlungen“). Vorliegend ist die Widerspruchsmarke nicht alleine seit 2012 auf dem Klinikschild und den vorlegten Rechnungen angebracht, sondern wird auch im Rahmen des Internetauftritts der Lizenznehmerin und zur Kennzeichnung der vorgelegten Werbebroschüren aus den Jahren 2016 und 2022 verwendet, in denen die psychiatrischen Klinikdienstleistungen als solche beworben werden. In der Gesamtschau der Unterlagen kann der Verkehr daher ersehen, auf welche konkreten Dienstleistungen – nämlich diejenigen einer psychiatrischen Klinik — sich der Kennzeichengebrauch bezieht.

d.

Die Widerspruchswortmarke My Way wird ferner in ihrer eingetragenen Form benutzt, wobei die aus den Benutzungsunterlagen hervorgehenden Zufügungen (u.a. des Zusatzes „Psychiatrische Klinik“, des sowie einfacher grafischer Zusätze) insgesamt unschädlich sind.

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs.3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23– Dorzo; GRUR 2015, 287 Rn. 12 – Pinar GRUR 2013, 725 Rn. 13– Duff Beer) und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 12 – AKZENTA).

Ausgehend hiervon ist die Zufügung des zu dem Wortbestandteil „My Way“ auf dem Schild, das nach der eidesstattlichen Versicherung seit dem Jahr 2014 vor der Klinik steht, unschädlich. Im Gegenteil verstärkt die Beifügung des „R im Kreis“ an die Widerspruchsmarke My Way deren Eindruck als eigenständige Kennzeichnung (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 26 Rn. 213).

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Das gilt auch für die Darstellung

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auf der als Anlage 3 vorgelegten Broschüre mit dem Titel „Einzeltherapie“ aus dem Jahr 2022, wobei die dunkelblaue Farbe und der Unterstrich als dekorative Hervorhebungsmittel den kennzeichnenden Charakter der Wortfolge nicht ändern (vgl. BPatG 29 W (pat) 42/21 – VIVA Serviceagentur, juris, Rn. 94).

Im Hinblick auf die in Anlage 2 vorgelegte Broschüre aus dem Jahr 2016 und auf den in Anlage 4 bis 2022 auf den Rechnungen verwendeten Briefkopf mit der Darstellung

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ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die Zufügung des beschreibenden Wortzusatzes „Psychiatrische Klinik“ unterhalb von „My Way“ nicht verändert. Das sich ebenfalls in der zweiten Reihe hinter „Psychiatrische Klinik“ befindliche führt zu keiner anderen Bewertung. Aufgrund der zweizeiligen Anordnung und des rein beschreibenden Charakters von „Psychiatrische Klinik“ für die relevanten Dienstleistungen wird der Verkehr die vorgenannte Darstellung gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der Widerspruchsmarke gleichsetzen (vgl. BGH GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2013, 840 Rn. 20 = WRP 2013, 1030 – PROTI II; GRUR 2017, 1043 Rn. 19 – Dorzo).

Ab 2023 findet sich das Zeichen

[Abbildung]

auf den Rechnungen vom 25.09.2023, vom 18.09.2023 und vom 24.11.2023. Diese Darstellung verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke angesichts der zweizeiligen Anordnung, der deutlich kleineren Schriftgröße der beschreibenden Elemente „Psychiatrische Klinik“ und der in der ersten Zeile größenmäßig hervortretenden Wortelement „My Way“ sowie des daran angefügten „R im Kreis“ ebenfalls nicht.

e.

Die demnach gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1, 2 iVm § 26 MarkenG nachgewiesen rechtserhaltend benutzten „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ fallen unter den für die Widerspruchsmarke zu Klasse 44 registrierten Oberbegriff „Dienstleistungen von Kliniken“. Die im Rahmen der Subsumtion zu entscheidende Frage, ob die Dienstleistung, für welche die Marke benutzt worden ist, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dieser Marke enthalten ist, ist insofern zu bejahen.

f.

Die im Rahmen der Integrationsfrage (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 9 Rn. 323 ff.) zu klärende Problematik, ob die Widersprechende in Bezug auf den Benutzungsnachweis auf die konkreten „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ festzulegen ist oder eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für „gleichartige“ Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2020, 871, Rn. 34, 36 – INJEKT/INJEX; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 9 Rn. 328) bzw. hier den zu Klasse 44 eingetragenen Oberbegriff „Dienstleistungen von Kliniken“ anzuerkennen ist, kann vorliegend dahinstehen. Denn im Rahmen der noch zu prüfenden Dienstleistungsähnlichkeit führt das Abstellen auf die speziellen „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ im Vergleich zu „Dienstleistungen von Kliniken“ zu keinem anderen Ergebnis, weil beide als medizinische Dienstleistungen unter den weiten, von der angegriffenen Marke beanspruchten Oberbegriff „Gesundheitspflege für den Menschen“ fallen (hierzu im Folgenden).

g.

Im Ergebnis ist in der notwendigen Gesamtschau die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ nachgewiesen. Diese Dienstleistungen sind dem Vergleich mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke zu Grunde zu legen.

h.

Die Benutzung der von der Widerspruchsmarke in Klasse 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen „Kurberatung; Betrieb von Gesundheitsclubs“ bzw. „Dienstleistungen von Altenheimen, Betrieb von Hotels, Dienstleistungen von Alten-, Seniorenheimen“ ist hingegen nicht nachgewiesen, was dem Vortrag der Widersprechenden im Schriftsatz vom 6. März 2024 zur Benutzung für die Dienstleistungen (ausschließlich) der Klasse 44 entspricht.

Ob die Benutzung für die übrigen von der Widerspruchsmarke umfassten weiteren Dienstleistungen der Klasse 44 glaubhaft gemacht wurde – wovon die Markenstelle teilweise ausgeht -, kann dahinstehen. Selbst wenn man zu Gunsten der Inhaberin der jüngeren Marke davon ausgeht, dies sei nicht der Fall, ist im Hinblick auf die nachgewiesene Benutzung für „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“ nämlich dennoch eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG anzunehmen

3.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Vergleichsmarken sind identisch.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 „Gesundheitspflege für den Menschen“ bilden einen weiten Oberbegriff, unter den die „Dienstleistungen von psychiatrischen Kliniken“, für die die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt ist, als medizinische Dienstleistungen fallen (vgl. BPatG 30 W (pat) 21/15 vom 12. Oktober 2017, juris Rn. 40 — main medicon Die Gesundheitswelt im twenty-M/MEDICON APOTHEKE; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 20. Aufl., S. 427, rechte Spalte).

Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Dienstleistungen Identität oder Ähnlichkeit auf, so führt dies – soweit wie vorliegend Verwechslungsgefahr angenommen wird – gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 11 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 9 Rn. 73).

4.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke My Way ist als unterdurchschnittlich zu bewerten.

a.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure).

b.

Nach diesen Kriterien verfügt die Widerspruchsmarke zwar über eine originär eingeschränkte, jedoch auch nicht lediglich sehr schwache und allein durch die Eintragung begründete Kennzeichnungskraft, insgesamt mithin über eine als unterdurchschnittlich zu bewertende Kennzeichnungskraft.

aa.

Das Zeichen My Way bedeutet – wovon auch die Widersprechende ausgeht – im Deutschen „Mein Weg“, im von der Markenstelle genannten übertragenen Sinne zudem „auf meine Art und Weise“. Ausgehend von dieser Bedeutung wurde das Markenwort in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts — je nach dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang — teilweise, nämlich in Warenbereichen, die unmittelbar mit Wegstrecken zu tun haben, für schutzunfähig erachtet (vgl. etwa BPatG 27 W (pat) 239/00 vom 07.05.2022 – My Way, juris, für Zielführungssysteme), während für andere Waren- und Dienstleistungsbereiche festgestellt wurde, dass dem Zeichen — trotz werblich anpreisender Anklänge, wegen eines eher diffus suggestiven Bedeutungsgehalts und des Erfordernisses jedenfalls einer Interpretation — nicht jegliche Kennzeichnungskraft abgesprochen werden kann (vgl. etwa BPatG 27 W (pat) 77/02 vom 18.02.2004 – My Way, juris: „eher diffuse suggestive Assoziationen“ in Bezug auf „Mode-, Parfümerie- und Körperpflegewaren“; BPatG 29 W (pat) 240/94 – My Way, schutzfähig für u.a. Dienstleistungen eines Hotels).

bb.

Im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang, auf dem Sektor der Gesundheitsdienstleistungen bzw. in Zusammenhang mit Gesundheitsthemen, wird die deutsche Entsprechung zu My Way, die Wendung „Mein Weg“, verwendet, um auf einen „persönlichen, individuellen Weg“ zur Überwindung einer Erkrankung hinzuweisen, wobei die Begriffsverwendung allerdings in der Regel mit konkretisierenden Zusätzen erfolgt („Mein Weg zur Heilung“; „Mein Weg zu Gesundheit“). Die Rechercheergebnisse des Senats, die den Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind, belegen insoweit sowohl eine Verwendung, auch bereits vor dem Kollisionszeitpunkt, durch einzelne Gesundheitsanbieter (vgl. etwa: my-personal-health.de: „Mein persönlicher Weg zu Gesundheit…“; Naturheilpraxis „Mein Weg“) wie auch vor allem in Publikationen (Krankheits- und Heilungsberichten) Betroffener (vgl. z.B.: „Mein Weg zur Heilung, Lebensbericht“, Buch (2008) über den Ausstieg aus der Pornographiesucht; „Arthrose…, Mein Weg zur Selbstheilung“ (2015); „Schuppenflechte – Selbstheilung… Mein Weg zur Heilung einer unheilbaren Krankheit“ (2015); Biokrebs.de, „Mein Weg mit Krebs“ (2020); Youtube, K. Mayer, „Mein Weg zur Selbstheilung und warum ich der Bulimie mein Leben verdanke“).

cc.

Ausgehend hiervon weist die Widerspruchsmarke durchaus deutliche Anklänge an ein werbeanpreisendes, dienstleistungsbezogenes Versprechen auf. Denn My Way deutet Eigenschaften von Dienstleistungen einer psychiatrischen Klinik zumindest an, nämlich dahingehend, dass diese auf „meinen Weg“ (den individuellen Weg des Patienten) zugeschnitten sind und mithin einzelfallbezogen und unter Beachtung der persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten erbracht werden. Ein derartiger dienstleistungsbezogener Bedeutungsanklang schwächt aber regelmäßig die Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken (vgl. etwa BPatG 29 W (pat) 70/22 – ELEGERE/Legero, juris). Diese beschreibungsnahe Bedeutung wird auch durch die Außendarstellung der Widersprechenden selbst bzw. ihrer Lizenznehmerin bestätigt. In der mit Schriftsatz vom 6. März 2024 vorgelegten Broschüre (Anlage 2) der Lizenznehmerin, My Way Psychiatrische Klinik GmbH & Co. KG, heißt es nämlich erläuternd: „My Way‘ steht für den individuellen Weg aus der Krankheit“.

dd.

Dieser werblich anpreisende und dienstleistungsbezogene Bedeutungsanklang der Widerspruchsmarke führt zu der Feststellung einer originär eingeschränkten, als unterdurchschnittlich zu bewertenden Kennzeichnungskraft (vgl. BPatG 29 W (pat) 70/22 – ELEGERE/Legero, juris). Andererseits scheidet die Annahme einer weitergehenden Schwächung — im Sinne einer wegen originärer Schutzunfähigkeit sehr schwachen und alleine durch die Eintragung begründeten, „weit unterdurchschnittlichen“ Kennzeichnungskraft — aus. Denn das Widerspruchszeichen My Way, welches anders als in den dargelegten Verwendungsbeispielen nicht durch ein Bezugswort oder eine Erläuterung („Mein Weg zur (Selbst-)Heilung“, „Mein Weg zu Gesundheit“) konkretisiert wird, eröffnet in Bezug auf die relevanten Dienstleistungen jedenfalls noch einen gewissen Rest an Interpretationsspielraum und damit ein (für die Schutzfähigkeit ausreichendes) Minimum an Unterscheidungskraft. Bei Kennzeichnung der Dienstleistungen eines (psychiatrischen) Krankenhauses mit der Widerspruchsmarke bedarf es nämlich zumindest kurzer Überlegungen, etwa auch, ob My Way sich auf die Sicht des Behandelnden oder des Patienten bezieht bzw. ob damit individuelle Behandlungsmethoden der Klinik als Dienstleisterin (z.B. in Bezug auf Medikamente oder Therapien) oder eine individuelle Behandlung des Patienten gemeint ist. Aufgrund dieses Erfordernis einer gewissen Interpretation kann der Widerspruchsmarke von Haus aus jedenfalls nicht jegliche (zumindest noch minimale) Herkunftsfunktion abgesprochen werden (so im Ergebnis auch BPatG 27 W (pat) 77/02 vom 18.02.2004 – My Way, juris, in Bezug auf „Mode-, Parfümerie- und Körperpflegewaren“), so dass es bei der Feststellung einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft verbleibt.

c.

Anhaltspunkte dafür, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Benutzung gesteigert und damit als zumindest durchschnittlich anzusehen wäre, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

5.

Die Vergleichszeichen weisen ferner, wie es die Widersprechende zutreffend geltend macht, eine zumindest als durchschnittlich zu bewertende Zeichenähnlichkeit auf.

a.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rn. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rn. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rn. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

b.

Zwar unterscheiden sich die Vergleichszeichen

[Abbildung]

(angegriffene Marke)

und

My Way

(Widerspruchsmarke)

schriftbildlich deutlich voneinander. Bei der Ermittlung des bildlichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke kann dabei grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung ausschließlich an den Wortbestandteilen „MY WAY“ orientiert, ohne die Bildbestandteile in sein Erinnerungsbild aufzunehmen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn. 474). Vielmehr ist dem schriftbildlichen Vergleich vorliegend die angegriffene Marke unter Einbeziehung ihrer grafischen und farblichen Ausgestaltung, insbesondere mit ihren auffälligen hellbraunen, pinselstrichartigen Elementen und , zugrunde zu legen. Insofern ist die Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht allenfalls gering ausgeprägt.

c.

Jedoch macht die Widersprechende zutreffend geltend, dass sich die Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht zu nahe kommen, wobei zumindest von einer durchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

aa.

Denn in klanglicher Hinsicht ist von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 470 mwN). Grafische Bestandteile der Vergleichszeichen werden dagegen, da dies zu langwierig und umständlich wäre, in der Regel nicht mitbenannt (vgl. etwa BPatG 29 W (pat) 516/22 – SERVITIZE/Servity). Dieser Grundsatz „Wort vor Bild“ findet auch vorliegend, in Bezug auf die klangliche Benennung der angegriffenen Marke, Anwendung, zumal deren Wortbestandteile (jedenfalls „MY WAY“, hierzu im Folgenden) gut lesbar und merkbar sind und sich zudem, wie dargelegt, nicht in rein beschreibenden oder sonst originär schutzunfähigen Bestandteilen erschöpfen (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 471, 473).

Zudem ist für den klanglichen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die sich gegenüberstehenden Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen wiedergegeben werden, wenn sie die Marken in ihrer registrierten Form vor sich haben (vgl. BPatG 29 W (pat) 517/20 vom 27.3.2023 — PARKI/PARKe, juris). Dabei gilt der Grundsatz, dass alle naheliegenden und wahrscheinlichen Aussprache- und Benennungsmöglichkeiten der Marken zu berücksichtigen sind (vgl. BPatG, 29 W (pat) 32/14 – Pepee/TEE PEE; BPatG 29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; BPatG 29 W (pat) 516/22 – SERVITIZE/Servity; Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 301 mwN).

bb.

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann vorliegend im Ausgangspunkt zugunsten der Markeninhaberin unterstellt werden, dass der Verkehr bei Ansehung der angegriffenen Marke in ihrer registrierten Form

[Abbildung]

das zwischen den Wörtern „MY“ und „WAY“ befindliche Bildelement

[Abbildung]

als den Großbuchstaben „F“ wahrnehmen und benennen wird, wovon sowohl die Markenstelle als auch die Widersprechende ohne Weiteres ausgegangen sind. Der Senat merkt allerdings an, dass gegen eine solche Wahrnehmung spricht, dass die Wortelemente „MY“ und „WAY“ einheitlich in der Farbe Grau und in einer üblichen Schriftart gehalten sind, während das dazwischen positionierte Bildelement die hellbraune/beige Farbe und pinselstrichartige Ausgestaltung des sich im unteren Teil der angegriffenen Marke befindlichen, s-förmig angedeuteten Wegs aufweist und in diesem Zusammenhang an einen Wegweiser erinnert. Bei einer solchen Wahrnehmung wird das Bildelement aber schon nicht als Buchstabe „F“ gelesen. Ausgehend hiervon spricht einiges dafür, dass jedenfalls relevante Teile des Verkehrs sich bei der klanglichen Benennung der angegriffenen Marke ausschließlich an den Wortbestandteilen „MY WAY“, die sie zudem als einheitliches Begriffspaar wahrnehmen, und nicht an dem Bildelement orientieren werden, sodass die angegriffene Marke von diesen Teilen des Verkehrs übereinstimmend zu der Widerspruchsmarke mit „MY WAY“ benannt würde und in rechtlicher Hinsicht ohne weiteres eine hochgradige Zeichenähnlichkeit (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 489 mwN) festzustellen wäre.

cc.

Letztlich kann die Frage aber bereits dahinstehen. Denn selbst wenn man mit der Markenstelle und zugunsten der Inhaberin der jüngeren Marke davon ausgeht, dass der maßgebliche Verkehr das Element zwischen den Wörtern „MY“ und „WAY“ als den Buchstaben „F“ wahrnehmen und als solchen klanglich (mit) benennen wird, ist von einer zumindest durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen, was in der Gesamtabwägung mit allen relevanten Faktoren zu der Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. hierzu unten, Ziffer 6) führt, im Einzelnen:

aaa.

Im Rahmen des klanglichen Zeichenvergleichs wird der Verkehr die aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzten Widerspruchsmarke My Way – wobei das Wort „Way“ mit seiner ursprünglichen Aussprache auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. Duden online – „way“; „One-Way-Ticket“, „One-Way-Flug“ etc.) – naheliegend englisch aussprechen [ˈmaɪ ˈweɪ].

bbb.

Auf Seiten der angegriffenen Marke ist für die Aussprache des — unterstellt so wahrgenommenen — zusätzlichen Einzelkonsonanten in Alleinstellung „F“, welcher zwischen den Wörtern „MY“ und „WAY“ und getrennt bzw. beabstandet von diesen positioniert ist, zu berücksichtigen, dass solche Konsonanten phonetisch regelmäßig um Vokale ergänzt werden, um sie leichter aussprechen zu können (vgl. BGH GRUR 2015, 1004, Rn. 42 – BGH GRUR 1982, 420, 422 — BBC/DDC). Dabei ist die Aussprache des Konsonanten „F“ in Alleinstellung im Englischen und Deutschen nahezu identisch und lautet „eff“ (bzw. in Lautschrift (IPA): [/ɛf/], vgl. https://easypronunciation.com/de/english-phonetic-transcription-converter und https://easypronunciation.com/de/german-phonetic-transcription-converter), so dass die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit naheliegend und wahrscheinlich ˈmaɪ ˈɛf ˈweɪ ausgesprochen wird.

ccc.

Bei der klanglichen Benennung stehen sich somit die angegriffene Marke „MY F WAY“ [ˈmaɪ ˈɛf ˈweɪ] sowie die Widerspruchsmarke My Way [ˈmaɪ ˈweɪ]. gegenüber.

Somit ist die Widerspruchsmarke — wie es die Widersprechende zutreffend vorbringt — vollständig in der angegriffenen Marke enthalten. Zudem stimmen die Zeichen nicht nur am klanglich ohnehin stärker beachteten Zeichenanfang „My“ (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 292 mwN), sondern auch in dem Schlusselement „Way“ identisch überein.

Das bloße Einschieben einer kurzen Zwischensilbe in Gestalt des Einzelkonsonanten „F“ [/ɛf/] in der Mitte der Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens ist gegenüber diesen weitreichenden Übereinstimmungen nicht geeignet, eine zumindest durchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit und im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr (vgl. hierzu im Folgenden, Ziffer 6) auszuschließen (vgl. BGH GRUR 1967, 294, 296 — Trisorbin; BPatG 26 W (pat) 106/08 vom 9.12.2009, BeckRS 2010, 4357 — LIGHTYLIFE/LIGHT live; 24 W (pat) 62/08 vom 14.10.2009 –– Alesan/Almisan; 25 W (pat) 16/09 vom 29.4.2010 — Chocomels/CHOCMEL; 25 W (pat) 8/12 vom 16.8.2021— Duralux/DULUX; 33 W (pat) 554/10 vom 6.11.2012 — Kreditinform/Creditreform; 29 W (pat) 524/16 — BEMOBIL/beromobil; Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 293 mwN).

Zwar führt der in der angegriffenen Marke eingeschobene Einzelkonsonant „F“, weil er wie dargelegt zur leichteren Aussprache um einen Vokal ergänzt wird („eff“ bzw. [/ɛf/]), zu einer unterschiedlichen Anzahl von Silben (zweisilbige Widerspruchsmarke gegenüber dreisilbiger angegriffener Marke). Auch ist die Vokalfolge aufgrund des eingeschobenen Einzelkonsonanten nicht identisch ([aɪ – eɪ] gegenüber [aɪ – ɛ – eɪ]).

Gleichwohl kann aufgrund der weitreichenden Übereinstimmungen im Übrigen — hier in Gestalt der vollständigen klanglichen Identität der Anfangs- und Schlusselemente My Way / „MAY WAY“ [ˈmaɪ ˈweɪ]. — nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr die Marken miteinander verwechselt. Denn zum einen gilt wie dargelegt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr im Allgemeinen dem Zeichenanfang mehr Beachtung schenkt als den übrigen Wortbestandteilen (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1049 – Kellogg’s/Kelly’s; GRUR 2002, 1067, 1070 – DKV/OKV; GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol). Zum anderen sind weniger auffällige Abweichungen im Inneren des Zeichens in der Regel nicht geeignet, Verwechslungen der Marken zu verhindern (vgl. BGH a. a. O. – Kellog’s/Kelly’s, S. 785; BGH GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX), zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt, seine Auffassung mithin erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) und beim Zeichenvergleich daher ohnehin mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH a. a. O. – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, S. 785). Auch vorliegend tritt die einzige, sich im Zeicheninnern befindliche und als Einzelkonsonant „F“ ([/ɛf/]) sehr kurz gehaltene Abweichung — welche der Verkehr mangels im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang erkennbaren Bedeutungsgehalts auch nicht hervorheben bzw. besonders betonen wird — in ihrer Klangwirkung gegenüber den weitreichenden Übereinstimmungen im Übrigen (identische Anfangs- und Schlusssilbe) nicht in einer Weise in den Vordergrund, dass dadurch eine zumindest durchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen werden könnte.

ddd.

Da die klangliche Zeichenähnlichkeit nach alledem zumindest als durchschnittlich zu bewerten ist, kann die Frage nach weiteren naheliegenden und wahrscheinlichen Aussprachevarianten, die (wie bei Wahrnehmung des ausschließlich als graphischem Element) ggf. eine noch höhere Zeichenähnlichkeit begründen, wie dargelegt dahinstehen. Lediglich ergänzend und zur Klarstellung weist der Senat in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Aussprache als Einwortzeichen „myfway“ vorliegend bereits nicht naheliegt, da es für den Zeichenvergleich alleine auf die registrierte Form der angegriffenen Marke — hier mit dem (durch Leerstellen) beabstandet zwischen den Wörtern „MY“ und WAY“ angeordneten Einzelbuchstaben „F“, wobei das Begriffspaar „MY WAY“ deutlich erkennbar bleibt – ankommt.

d.

Eine – vorliegend nach allem zumindest als durchschnittlich zu beurteilende – klangliche Zeichenähnlichkeit kann im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang (Gesundheitspflege), anders als ggf. bei bestimmten Waren, die regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden, nicht aufgrund der abweichenden Bildbestandteile in der angegriffenen Marke „neutralisiert“ bzw. reduziert werden (vgl BGH GRUR 2011, 824, Rn. 31– Kappa; Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 282, 286 mwN).

e.

Soweit die klangliche Zeichenähnlichkeit dagegen im Einzelfall durch einen klar erkennbaren bzw. sofort erfassbaren abweichenden Bedeutungsunterschied ausgeglichen werden kann (vgl. etwa BGH WRP 2010, 381 — AIDA/AIDU; EuG GRUR Int. 2006, 49, Rn. 79 f. — MOBILIX/Obelix; Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 282, 318, 320), trifft auch dies hier nicht zu. Vielmehr macht die Widersprechende zutreffend geltend, dass auch in begrifflicher Hinsicht die Gemeinsamkeiten deutlich gegenüber den Unterschieden überwiegen.

Für diejenigen Teile des Verkehrs, die das Bildelement innerhalb der angegriffenen Marke ausschließlich graphisch (als Wegweiser) wahrnehmen, besteht ohnehin eine begriffliche Übereinstimmung zwischen den dann die angegriffene Marke prägenden Wortbestandteilen „MY WAY“ und der Widerspruchsmarke My Way. Aber auch wenn man zugunsten der Markeninhaberin von einer Wahrnehmung als eingeschobenem Großbuchstaben „F“ (in Alleinstellung) ausgeht, überwiegen die begrifflichen Gemeinsamkeiten. Denn dann wird das Publikum beiden Zeichen jeweils das Begriffspaar „MAY WAY“ / My Way entnehmen und hierin unmittelbar seine deutsche Entsprechung „Mein Weg“ erkennen. Diese (u.a. auch aus einem Song von Frank Sinatra weltbekannte) Wortkombination ist so gängig und leicht verständlich, dass sie sich gut einprägen lässt und in Erinnerung bleibt. Sie ist beiden Zeichen gemeinsam. Dagegen ist das in der angegriffenen Marke inmitten des bekannten Begriffspaars „MY WAY“ angeordnete Bildelement — selbst bei einem unterstellten Verständnis als Großbuchstabe „F“ — im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang („Gesundheitspflege“) weder für sich noch im Zusammenhang des Gesamtzeichens auf Anhieb und ohne weiteres Nachdenken zu verstehen.

Auch die Markenstelle hat, insoweit zutreffend, festgestellt, dass die Bedeutung von „F“ offenbleibe. Soweit sich aber eine Bedeutung dieses Einzelbuchstabens in Alleinstellung innerhalb der angegriffenen Marke und damit zugleich eine Gesamtbedeutung von „MY F WAY“ (in Abgrenzung zu „MY WAY“) nicht auf Anhieb erschließt, kann das — ohnehin graphisch von dem Wortpaar „MY WAY“ abgesetzte — Element leichter überlesen oder falsch aufgenommen werden. Vor allem aber ist es nicht geeignet, von dem Verständnis des in beiden Marken übereinstimmend vorhandenen, allgemein bekannten Begriffspaars „MY WAY“ im Sinne von „Mein Weg“ wegzuführen.

Somit ergibt sich zwischen der angegriffenen Marke „MY F WAY“ und der Widerspruchsmarke My Way kein sofort erfassbarer abweichender Bedeutungsunterschied, der geeignet wäre, die klangliche Zeichenähnlichkeit auszugleichen. Ebenso scheidet, entgegen der Argumentation der Markenstelle, ein Rückgriff auf den — ohnehin erst auf Ebene der Prägung relevanten — Erfahrungssatz der gesamtbegrifflichen Einheit aus, der gleichfalls eine unmittelbare Erfassbarkeit (ohne Gedankenschritte und weitere Überlegungen) eines vernünftigen Gesamtinhalts voraussetzt. (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 444 mwN)

6.

In Anbetracht der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen kann dann, trotz der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung aller relevanten Faktoren, eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen jedenfalls nicht verneint werden, soweit sie sich auf zumindest überdurchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen können. Davon ist aber in Bezug auf die Dienstleistungen der angegriffenen Marke, für die aus den zu A. 1. genannten Gründen sogar Identität festzustellen ist, auszugehen.

7.

Daher ist die Beschwerde begründet und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

8.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Meiser Weitzel Hammer