Urteil Bundesgerichtshof
Kommentar

Thermamax scheitert trotz TMAX-Marke im Streit um tmax.com

18. Mai 2020
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Ordner Domainrecht Kommentar zum UDRP-Verfahren vor der WIPO am 21.04.2020, Case No. D2020-0246

Was auf den ersten Blick wie eine klare Sache aussah, lief für die Thermamax GmbH ganz anders, als erwartet. Im Verfahren um die Domain unterlag das deutsche Unternehmen nicht nur, es wurde als missbräuchlich angesehen, das Verfahren von überhaupt eingeleitet zu haben. Das Entscheidungspanel entschied auf Reverse Domain Name Hijacking.

Was ist passiert?

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin diverser TMAX-Marken, so unter anderem bereits seit 1996 auf dem deutschen, seit 1999 auf dem europäischen Markt. Seit 2009 hält sie zudem Rechte an einer internationalen TMAX-Marke.

Beschwerdegegnerin ist ein koreanisches Unternehmen, das die Domain <tmax.com> bereits im Jahr 2000 registriert hatte. Seitdem gelangt man unter der Domain auf eine Parking-Seite die mit Pay-per-Klick-Links unter anderem zu TMAX-Produkten weiterleitet.

Die Thermamax GmbH bringt vor, die streitige Domain enthält die geschützte Marke vollständig, die Gegenpartei habe keine legitimen Interessen an der Domain-Nutzung und die Registrierung erfolgte bösgläubig. Insbesondere erfolgte die Registrierung nach Eintragung der deutschen und europäischen Marke, außerdem sei das Unternehmen international bekannt. Es seien alle Voraussetzungen des UDRP-Verfahrens erfüllt und damit eine Übertragung der Domain angezeigt. Dieses Ziel verfolgte sie im Wege des UDRP-Verfahrens vor der WIPO.

Die Beschwerdegegnerin wendet dagegen ein, dass der Begriff „tmax“ breitgefächert eingesetzt würde und aufgrund fehlender Unterscheidungskraft als gemeingebräuchlich einzustufen sei. So gebe es Musiker, die unter dem Namen „tmax“ aufträten, Unternehmen, die mit „tmax“ abgekürzt und Produkte, die danach benannt würden. Die Beschwerdeführerin selbst trete allerdings hauptsächlich unter dem Namen „Thermamax“ auf. Diese Behauptung wird unter anderem darauf gestützt, dass alle 62 registrierten Domains der Antragstellerin auf die Website <Thermamax.com> geleitet würden. Die eigene, streitgegenständliche Domain hingegen habe man nicht registriert, um der Gegenseite zu schaden. Die Parking-Website sei nur ein Platzhalter bis zum launch der eigentlichen Website. Aus diesem Grund stand die Domain auch nie zum Verkauf. Sie legte weiter Emails mit Kaufangeboten der Beschwerdeführerin vor, die jedoch unbeantwortet blieben.

Darüber hinaus beschuldigt der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin des Reverse Domain Name Hijacking. Diese habe erst kürzlich ihre Website verändert und die Domains <tmaxgoup.com> und <tmaxholding.com> erworben. Alles deute darauf hin, dass das Unternehmen unter „TMAX“ neu vermarktet werden solle.

Die Entscheidung im UDRP-Verfahren

Das Entscheidungsgremium um den Anwalt Alistair Payne wies das Übertragungsgesuch ab und entschied auf Reverse Domain Name Hijacking (WIPO Case No. D2020-0246).

Die erste Voraussetzung, nämlich dass geschützte Marke und streitgegenständliche Domain identisch oder zum verwechseln ähnlich sind, lag noch vor.

Deutlich problematischer war die zweite Voraussetzung. Die Beschwerdeführerin konnte nicht überzeugend darstellen, dass die Gegenseite keine Rechte oder berechtigte Interessen hinsichtlich der Domain hat. Die zur Entscheidung berufenen Juristen bemängelten, dass die Behauptung, man kenne die TMAX-Marke auf der ganzen Welt, nicht mit Beweisen untermauert wurde. Es wurde für unwahrscheinlich gehalten, dass dem koreanischen Unternehmen die deutsche Thermamax GmbH bekannt war. Auch der Vorwurf, der Gegner habe seit der Registrierung nichts anderes als eine Pay-per-click-Website bereitgestellt, ging fehl. Dies allein, so das Entscheidungsgremium, führe nicht automatisch dazu, dass keine Rechte oder berechtigten Interessen gegeben seien.

Auf die Frage, ob die Domain bösgläubig registriert oder genutzt werde, kam es damit nicht mehr an. Dennoch wurde diese Voraussetzung geprüft und aufgrund einer Gesamtbetrachtung ebenfalls abgelehnt. Dafür sprach zum einen die Zeitspanne von Registrierung der Domain (2000) bis zur Eintragung der internationalen Marke (2009), zum anderen das fehlende Wettbewerbsverhältnis. Es musste davon ausgegangen werden, dass das koreanische Unternehmen von der deutschen Thermamax GmbH zum Zeitpunkt der Registrierung nie gehört hatte.

Doch damit nicht genug: Es wurde zudem ein Fall des Reverse Domain Name Hijacking angenommen. Ein solcher liegt vor, wenn das UDRP-Verfahren bösgläubig genutzt wird, um einen Domaininhaber seiner Domain zu berauben. Das Entscheidungsgremium nahm an, dass die Domain im Zuge des „Rebranding“-Prozesses von „Thermamax“ zu „Tmax“ akquiriert werden sollte. Dafür sprach vor allem der gescheiterte Kaufversuch durch die Antragstellerin. Als dieser erfolglos blieb, wurden rechtliche Schritte eingeleitet.

Fazit

Am Ende steht ein auf den ersten Blick unerwartetes Ergebnis, das jedoch bei genauem Hinsehen nicht mehr überrascht. Verfolgt man UDRP-Verfahren generell, drängt sich einem der Eindruck auf, der Große fresse den Kleinen. Vorliegend hatte der „Kleine“ jedoch eine fundierte Verteidigung auf die Beine gestellt, die ihm ein Obsiegen ermöglichte. Der „Große“ hingegen – so schien es – ruhte sich auf seinen Markenrechten und dem Vorwurf der Nutzung der Domain für Pay-per-Click durch den Domaininhaber aus. Schlussendlich reichte das nicht aus und das Entscheidungsgremium durchschaute die

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