Entscheidungsgründe
Urteil Bundesgerichtshof
Kommentar

Rosetta Stone erstreitet rosettastone.app – doch die Entscheidung ist umstritten

27. Mai 2019
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Rosetta Stone zur Dechiffrierung ägyptischer Hyroglyphen Kommentar zum UDRP-Verfahren vom 27.02.2019, WIPO Case No. D2018-2322

Im UDRP-Verfahren vor der Word Intellectual Property Organisation (WIPO) hat die Rosetta Stone Ltd. die Übertragung der Domain „rosettastone.app“ verlangt. Was auf den ersten Blick wie eine Routine-Entscheidung aussieht, entfachte große Uneinigkeit zwischen den drei zur Entscheidung beauftragten Juristen. Schlussendlich fühlte sich der renommierte Rechtsanwalt Neil Anthony Brown dazu verpflichtet, seine von den Ansichten der anderen Panelisten abweichende Meinung bemerkenswert umfassend darzustellen. Aufgrund der Mehrheits-Entscheidung gegen ihn änderte dies jedoch nichts am Ausgang des Verfahrens, die Rosetta Stone Ltd. bekam Recht.

Was ist passiert?

Die Rosetta Stone Ltd. bietet interaktive Lernprogramme an, so unter anderem die Rosetta Stone Mobile App. Sie ist außerdem Inhaberin verschiedener „Rosetta Stone“- Marken in den USA, der EU und Kanada und betreibt die Website „rosettastone.com“. Das Unternehmen mahnte den Inhaber der am 08.05.2018 registrierten Domain „rosettastone.app“ ab und verlangte erfolglos die Abgabe einer strafbewehrten Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung. Daraufhin wurde ein Verfahren vor dem WIPO angestrengt.

Die Klägerin ist der Überzeugung, dass die Domain ihre Markenrechte an „Rosetta Stone“ verletzt. Die in Streit stehende Domain sei identisch zu der eingetragenen Marke. Weder habe sie dem Beklagten ein Nutzungsrecht eingeräumt, noch könne ein berechtigtes Interesse an der Nutzung festgestellt werden. Bei einem Besuch auf der Website werde nur eine Blanko-Seite angezeigt. Unstreitig zwischen den Parteien sei auch, dass der Gegner von der Klägerin und dessen bekannter Marke gewusst habe. Die Domain sei daher in bösem Glauben registriert und genutzt worden.

Der Beklagte ist Software-Entwickler und Taucher, der nach eigener Aussage an einer Software zum Auffinden interessanter Tauchplätze im ägyptischen Mittelmeer arbeitet. Er biete bereits eine ähnliche App mit dem Namen „BLU“ an, die Domain „blue.app“ sei jedoch schon vergeben. Daher habe er sich für die in Streit stehende Domain entschieden. Er erkenne die Bekanntheit der Klägerin unter dem Namen Rosetta Stone an, hält dem jedoch entgegen, dass daran keine Exklusivrechte bestehen könnten. Es handle sich vielmehr um einen Verweis auf den Stein, der in Rosetta, Ägypten entdeckt und zur Dechiffrierung ägyptischer Hieroglyphen genutzt wurde, mithin ein international und historisch relevantes Artefakt. Auch er wolle mit seiner App helfen „das Unbekannte“ zu entdecken. Mit dem Angebot der Klägerin habe seine App außer dem Namen nichts gemein. Er macht außerdem geltend kein Cybersquatter zu sein, oder die Domain bösgläubig registriert oder genutzt zu haben. Die Klägerin demgegenüber habe während der sogenannten „Sunrise-Period“ als Markeninhaber die exklusive Möglichkeit gehabt die Domain mit der „.app“-Endung zu registrieren – diese jedoch verstreichen lassen.

Die Entscheidung im UDRP-Verfahren

Aufgrund der augenscheinlichen Ähnlichkeit zwischen Marke und Domain könnte man meinen, dass das Urteil der drei zur Entscheidung berufenen Panelisten – Alexej, Barbero, Brown – eine eindeutige gewesen sein musste. Doch einer der drei Juristen kam zu einem gänzlich anderen Ereignis und kritisierte die Entscheidung pro Rosetta Stone Ltd. im Nachhinein so ausführlich wie scharf.

Im Rahmen der Ähnlichkeit von Marke und Domain war sich das Entscheidungsgremium darin noch einig, dass Marke und Domain identisch sind. Das erste Element, das von vornherein vom Beklagten nicht abgestritten wurde, war damit erfüllt. Die Meinungen fielen jedoch auseinander, als es darum ging, ob der Beklagte Rechte oder berechtigte Interessen an der Domain habe. Alexej und Barbero hatten Zweifel an dem Vorbringen des Beklagten, er programmiere eine App, da er hierfür keine Beweise vorgelegt hatte. Sie hätten erwartet, dass es Geschäftsplan, interne Kommunikation oder Dokumente zur Finanzierung des Projekts geben müsse. Zwar habe der Beklagte Beweise für die Existenz seiner „BLU-App“ vorgelegt, es fehle jedoch eine Verbindung zur streitgegenständlichen Domain. Zudem sei für sie nicht einleuchtend, inwiefern die kommerziell genutzte Website als in Ansehung eines historischen Artefakts gebraucht werden könne. Vielmehr dränge sich ihnen der Eindruck auf, der Domaininhaber habe im Zeitpunkt der Registrierung um die Bekanntheit der Marke der Klägerin gewusst und willentlich an dieser Bekanntheit teilhaben wollte. Dies ergebe sich aus einer Gesamtschau des Falls, „ohne dass direkte Beweise“ zu erkennen seien. Daraus folgerten die zwei Juristen ebenso, dass die Domain bösgläubig registriert und bösgläubig genutzt werde. Im Ergebnis steht eine Mehrheitsentscheidung von Alexej/Barbero gegen Brown auf Übertragung der Domain.

Letzterer war jedoch überhaupt nicht einverstanden und hängte an die spruchreife Entscheidung noch seine ganz eigene Prüfung der Sachlage an. Dieser vorangestellt monierte der australische Jurist, dass mit dieser Entscheidung (erneut) verhindert würde, dass Domainnamen registriert würden, die als einfacher Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs der Allgemeinheit gehörten. Der Gegner verletze die Marke der Klägerin nicht, da diese nur für Lerntechnologie u.ä. gelte, sondern werde allein aufgrund von Vermutungen und Befürchtungen der Mehrheit des Panels seiner Domain beraubt. Es erscheine ihm surreal, dass die Mehrheit des Panels annimmt, dass die Klägerin nicht nur ohne Eigentümer zu sein oder das Einverständnis der Eigentümers zu haben den Namen dieses weltbekannten Steins zu nehmen und als Marke eintragen zu lassen, sondern darüber hinaus einem Dritten die Nutzung des Begriffs untersagen will, obwohl dieser sich außerhalb des Schutzbereichs der Marke bewege.

In der folgenden Prüfung bestätigte er erneut, dass Marke und Domain identisch seien. Gleichzeitig erfolgte der Hinweis, dass allein das der Klägerin noch kein Recht gebe, anderen die Nutzung zu untersagen. Der Domaininhaber verfolge nach seiner Ansicht berechtigte Interessen, weil die Wörter „Rosetta“ und „Stone“ wie dargestellt im allgemeinen Sprachgebrauch verankert seien und zunächst vor allem eine gedankliche Verbindung zu dem Artefakt „Rosetta Stone“ hervorrufen würden. Genutzt werde die Wortkombination – wie auch der Beklagte dargetan hat – als Synonym für die Entschlüsselung des Unbekannten. Daher müsse die Bewertung der Domain nach den allgemeinen Regeln für gemeingebräuchliche Begriffe erfolgen, die im Grundsatz jedem frei zur Verfügung stehen. Entscheidend sei damit allein, ob das vom Beklagten Vorgebrachte von Beweisen gestützt ist. Brown hielt dies im Gegensatz zum Rest des Entscheidungspanels für plausibel. Zum einen sei der Domaininhaber tatsächlich professioneller Taucher, wodurch die Idee für die App glaubhaft erscheine, zum anderen passe die Bedeutung des Begriffs „Rosetta Stone“ wie dargelegt zur Thematik. Der Panelist wandte sich unter Berufung auf andere Fälle zudem gegen den Vorwurf, man könne realistisch nicht so lange brauchen, bis auf der Website Inhalt erscheint. Für den Beklagten und gegen zwielichtige Motive spreche nämlich auch, dass er sich außerhalb des Schutzbereichs der Marke bewege. Es gebe keine Anzeichen für die bewusste Ausnutzung der Identität von Marke und Domain in einer wie auch immer gelagerten Form. Auch die bösgläubige Registrierung oder Nutzung der Domain sei damit nicht erwiesen.

Schlussendlich half dem Domaininhaber dieser prominente Unterstützer freilich nicht, die Entscheidung zur Übertragung der Domain stand.

Fazit

Brown merkt innerhalb seines „Dissent“ (Abweichende Ansicht) an, dass in einem ähnlich gelagerten Fall die Domain „parnassusgroupllc.com“ an „Parnassus Investments“ gerade aus dem Grund nicht übertragen wurde, weil Mount Parnassus, die Heimat des Orakels von Delphi, als im allgemeinen Sprachgebrauch verankerter Begriff registriert werden konnte. Das Entscheidungsgremium in dem Fall verlangte ein eigenes berechtigtes Interesse und dass der Registrierende nicht bösgläubig im Hinblick auf die geschützte Marke handelte. Hier zeigt sich, dass die Entscheidungspraxis im UDRP-Verfahren nicht immer kohärent ist, insbesondere da vorangegangene Urteile keine Präzedenzwirkung haben.

Nach den Regeln der WIPO besteht für die unterlegene Partei außerdem keine Möglichkeit ein Rechtsmittel bei einem staatlichen Gericht oder einer anderen Rechtsinstanz einzulegen, vgl. Art. 66 (a). Dies gilt zumindest insoweit, als ein solcher Verzicht nach nationalem Recht überhaupt möglich ist.

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