Entscheidungsgründe
Urteil Bundesgerichtshof
Kommentar

“ado.com” und “ade.com” – Wie derart ähnliche Domainnamen im UDRP-Verfahren zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen führen können

20. April 2018
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Modell Domain Endung .com Kommentar zu den UDRP-Verfahren vom 01.02.2018, WIPO-Case No. D2017-1661 und vom 12.02.2018, Claim Number: FA1711001760774

Das WIPO Arbitration and Mediation Center sowie das National Arbitration Forum hatten in zwei sehr ähnlichen Verfahren darüber zu entscheiden, ob eine 3-Zeichen-Domain jeweils herauszugeben ist oder nicht. Eine einheitliche Entscheidung war indes nicht zu erreichen. Während die Domain „ado.com“ aufgrund unglaubwürdigen Vortrags der Gegenseite übertragen werden muss, scheiterte ein amerikanisches Unternehmen mit seiner Beschwerde um die Domain „ade.com“. Besonders bitter in diesem Zusammenhang ist, dass es den Domainnahmen ganz offensichtlich unfreiwillig verloren hat, was jedoch nicht automatisch einen Übertragungsanspruch begründen kann.

Was ist passiert?

Streit um die Domain „ado.com“

In einem Verfahren, über dessen Ausgang das WIPO Arbitration and Mediation Center zu entscheiden hatte, reichte ein mexikanisches Busunternehmen (Autobuses de Oriente (ADO)) Beschwerde ein. Es ist Inhaber der Marke „ADO“ in Mexiko, den USA sowie der EU, wobei das Mexikanische Institut für gewerbliches Eigentum „ADO“ als eine bekannte Marke eingestuft hat. Gegründet 1939 in Mexiko-Stadt zählt es zu einem der wichtigsten Busunternehmen des Landes. Seit August 2013 konnte der Beschwerdeführer das Ansehen der Marke in der EU mit dem Erwerb des spanischen Busunternehmens Grupo Avanza steigern. Er selbst bzw. seine Tochtergesellschaften sind zudem bereits Inhaber mehrerer Domain-Adressen, die die Marke „ADO“ enthalten, wie bspw. „ado.com.mx“, „ado.mx“, „destinosxado.com“ und einige mehr.

Im Wege des UDRP-Verfahrens verlangt das Busunternehmen nun die Übertragung der streitgegenständliche Domain „ado.com“, die am 28.01.1999 registriert und am 20.06.2012 vom Beschwerdegegner zu einem Preis von 27.500 USD erworben wurde.

Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, schon bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens „ado.com“ habe er Markenrechte besessen. Auch sei er Inhaber entsprechender Markenregistrierungen. Ihr Markenzeichen „ADO“ sei umfassend beworben und vermarktet worden und werde es noch immer. Neben der festgestellten Bekanntheit der Marke jedenfalls für Mexiko habe die Marke durch seine Präsenz ebenso in den USA und der EU eine wichtige Anerkennungsebene der dortigen Kunden erreicht. Darüber hinaus sei die einzige Funktion der Zeichenfolge „ADO“ der Bezug zum Namen des Beschwerdeführers bzw. seiner Marke. Hinzu komme, dass der Domainname die Marke der Beschwerdeführerin in seiner Gesamtheit beinhalte und der Beschwerdegegner keinerlei Rechte bzw. berechtigte Interessen an dem Domainnamen habe. Vielmehr möchte er die Domain gewinnbringend verkaufen. Die Webseite der Domain „ado.com“ weise auf die Webseite des Beschwerdegegners hin, wo der Domainname zu einem Kaufpreis von 500.000 USD angeboten werde. Unter Nachahmung des Marken-Logos durch dieselbe Farbe werde der Kaufpreis noch zusätzlich in die Höhe getrieben. Auch bei ähnlichen Fallkonstellationen sei der Beschwerdegegner derart vorgegangen, um den Ruf bekannter Marken auszunutzen:

<nuta.com>

Nutella

<uver.com>

Uber

UBER

<coru.com>

BOINC (Open-source software for volunteer computing)

<nive.com>

NIKE

Der Beschwerdegegner ist ein französischer Staatsbürger, der als Investor und Wiederverkäufer von Domain-Namen tätig ist. Er selbst betreibt die Webseite „catchy.com“, über die das Domain-Unternehmen Domains verkauft oder vermietet.

Er beruft sich darauf, dass er keinerlei Kenntnis von dem mexikanischen Busunternehmen hatte, deren Bekanntheit lediglich für Mexiko feststeht und für die EU erst an Anerkennung gewann, nachdem die Domain bereits registriert war. Selbst bei einer entsprechenden Google-Recherche mit der Zeichenfolge „ADO“ würde das Busunternehmen nicht einmal auf der ersten Seite erscheinen. Es handele sich zudem um ein Akronym, das von mehreren Dritte weltweit verwendet werde. Darüber hinaus entspreche „ADO“ einem bekannten Wort sowohl im Englischen als auch im Französischen. Er gibt weiter an, dass er zunächst vorhatte, die Domain selbst zu nutzen, womit eine Rufausnutzung und damit verbundenen Gewinn ausscheiden würde. Eine Nachahmung der Marke „ADO“ käme schon deshalb nicht in Betracht, weil zwar die Farbe dieselbe ist, nicht jedoch Schriftart und Aussehen an sich. Der hohe Preis ergebe sich nicht anhand der Marke, sondern daraus, dass es sich bei „ADO“ anders als bei den günstigeren Domains um ein Wörterbuchwort handele.

Streit um die Domain „ade.com“

In einem weiteren Verfahren reichte die KLA-Tencor Corporation, die ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten betreibt, eine Beschwerde hinsichtlich des Domainnamens „ade.com“ mit der Begründung ein, seit 1994 Inhaber der eingetragenen Marke „ADE“ zu sein. Beschwerdegegner ist hier eine in den Niederlanden ansässige Person, die dort ihr Reisedienstleistungsgeschäft betreiben will.

Die Beschwerdeführerin führt an, die Domain wurde nicht rechtmäßig erworben. Sofern der Beschwerdegegner sich darauf berufe, die Domain zu einem Preis von 20.000 USD von einem Angestellten der Beschwerdeführerin, einem Herrn „Amit Wasson“ erworben zu haben, könne dies nicht sein, da dieser als Programmmanager lediglich dazu berechtigt war, die Domain zu verwalten, nicht jedoch zu veräußern. Auch habe eine Übertragung durch ihn nicht stattgefunden. Vielmehr sei der Verkauf über gefälschte E-Mail-Adressen erfolgt.

Der Beschwerdegegner gab zu seiner Verteidigung an, die Domain über eine – seiner Meinung nach – dem Herrn „Amit Wasson“ zuzuordnenden E-Mail-Adresse rechtmäßig erworben zu haben. Zudem legte er einen ausführlichen Geschäftsplan vor, aus dem seiner Meinung nach hervorgehe, dass entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden, den Domainnamen in Zusammenhang mit einem Gut-Glaubens-Angebot von Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Die Entscheidung im UDRP-Verfahren

Streit um die Domain „ado.com“

Das Gremium sah die Identität des registrierten Domainnamens und der Marke „ADO“ als unproblematisch gegeben an, zumal die Domain die Marke in seiner Gesamtheit enthalte. Aufgrund der Markeneintragung in Mexiko und mehreren anderen Ländern stehen dem Busunternehmen starke Rechte an der seit langem bestehenden und fortlaufend verwendeten sowie beworbenen ADO-Marke zu.

Darüber hinaus konnte die Beschwerdeführerin glaubhaft versichern, dass dem Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen in Bezug auf den Domainnamen zustehen und die Registrierung sowie Verwendung zudem bösgläubig erfolgt(e).

Sofern der Beschwerdegegner daraus ein berechtigtes Interesse ableiten will, dass es sich bei der Domain um ein Wörterbuchwort handelt, kann dies nur gelingen, wenn die Domain dann auch tatsächlich verwendet wird oder jedenfalls nachweislich für eine derartige Verwendung vorgesehen ist und nicht mit Markenrechten Dritter verwechselt wird.

Insbesondere kann sich der Franzose nach Ansicht des Gremiums nicht darauf berufen, das Busunternehmen und deren Zeichen nicht persönlich gekannt zu haben. Denn jedenfalls der vorgehende Domaininhaber nutzte die Domain tatsächlich als sog. „Landing-Page“ mit PPC-Links und stützte die Höhe des Kaufpreises von 27.500 USD gerade darauf, dass er damit Einnahmen generierte. Aufgrund seiner fachlichen Kompetenz als professioneller Domain-Händler und dem Wissen hinsichtlich der vorherigen Nutzung der Domainadresse „ado.com“ hält es das Gremium für nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdegegner eine derartige Verbindung nicht bewusst gewesen sei. Und selbst wenn, so könne er sich angesichts der konkreten gegebenen Umstände nicht auf seine „Blindheit“ dahingehend berufen. Vielmehr ist das Gremium davon überzeugt, dass der Beschwerdegegner den Wert der Domain richtig eingeschätzt hat. Diesen hat er durch die Nachahmung der Marken-Logos noch einmal erhöht.

Alles in allem begründet dies nach Auffassung des Gremiums nicht nur das fehlende berechtigte Interesse des Beschwerdegegners, sondern ebenfalls die Bösgläubigkeit hinsichtlich der Verwendung des Domainnamens. Auch angesichts der aktuellen Verwendung der Domain – nämlich deren Angebot zum Verkauf für einen Preis, der deutlich höher liegt als der, zu dem der Beschwerdegegner die Domain selbst erworben hat und darüber hinaus im Vergleich zu anderen drei- bzw. vier Zeichen Domains im Angebot des Beschwerdegegners deutlich höher ausfällt , werde die Domain nach Auffassung des Gremiums in böser Absicht verwendet.

Der Domainname „ado.com“ war somit an den Beschwerdeführer zu übertragen.

Streit um die Domain „ade.com“

Auch in dem Verfahren um „ade.com“ war die Identität zwischen dem Domainnamen und der Marke „ADE“ zweifelsohne gegeben, womit der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin grundsätzlich berechtigt ist, eine Beschwerde im UDRP-Verfahren anzustreben.

Allerdings konnte die Beschwerdeführerin keinen Anscheinsbeweis dahingehend liefern, dass dem Gegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainname zusteht. Anhand seines ausführlichen Geschäftsplans konnte hingegen der Beschwerdegegner versichern, dass entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden, den Domainnamen in Zusammenhang mit einem Gut-Glaubens-Angebot von Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Diesbezüglich klang für das Gremium auch die Auswahl der Kennzeichenfolge „ADE“ (AD als Abkürzung für „Werbung“ und „E“ als Abkürzung für „effect“) mehr als plausibel.

Sofern sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass der angebliche Domain-Veräußerer die Domain gar nicht veräußert hat, ist eine Aussage dahingehend nicht ausreichend. Vielmehr müsste die Beschwerdeführerin darlegen, dass der Beschwerdegegner tatsächlich nicht auf „normalem“ Wege an den Domain-Namen gekommen sei um eine Registrierung in bösem Glauben beweisen zu können. Der Beschwerdegegner konnte hingegen glaubhaft versichern, dass er den Domainnamen tatsächlich in gutem Glauben erworben hat und dem Beschwerdeführer oder dessen Marke keineswegs schaden wollte. Insbesondere erfolgte der Kauf nicht in der Absicht, sie an die Beschwerdeführerin zu verkaufen, was bereits als Widerlegung der Bösgläubigkeit ausreichen kann.

Zwar stellt es sich hier dergestalt dar, dass die Beschwerdegegnerin die Domain nicht von dem echten Herrn „Amit Wasson“ erworben hat. Dieser Umstand allein kann jedoch nicht die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners belegen, sofern nicht bewiesen wird, dass die Beschwerdegegnerin selbst eine derartige Übertragung über Fake-E-Mail-Adressen in die Wege geleitet hat oder aber der tatsächliche Veräußerer, der sich als „Amit Wason“ ausgab, ermittelt wird.

Fazit

Dieser unterschiedliche Ausgang zweier sich so ähnelnden Domainnamen zeigt einmal mehr, weshalb es so wichtig ist, seinen Vortrag in einem UDRP-Verfahren auch auf entsprechende Beweise stützen zu können und nicht lediglich Behauptungen ins Verfahren einzuführen.

Zudem veranschaulichen diese beiden Entscheidungen, dass es nicht immer einfach ist, die Bösgläubigkeit des Domaininhabers zu widerlegen, aber auch zu beweisen.
Einerseits kann sich ein Erwerber jedenfalls dann nicht auf seine Gutgläubigkeit berufen, wenn er beruflich mit Domains zu tun hat und schon deshalb eine entsprechende fachliche Kompetenz im Umgang mit Rufausnutzungen im Zusammenhang mit Domains vorausgesetzt werden kann. Kommt dann noch hinzu, dass bereits die vorhergehende Verwendung der Domain eindeutig darauf hindeutet, dass diese als sog. „Landing-Page“ genutzt wurde, um Einnahmen zu generieren, so kann bei einem professionellen Domain-Händler unter Umständen vorausgesetzt werden, gezielt und aktiv nach etwaigen Verletzungen im Zusammenhang mit der Domain zu suchen.

Andererseits begründet ein offensichtlich nicht „legaler“ Erwerb eines Domainnamens nicht automatisch auch die Bösgläubigkeit des Erwerbers und damit einen Anspruch auf (Rück-) Übertragung eines Domainnamens. Sofern der Erwerber dann auch noch ein rechtliches Interesse geltend machen kann und keine Umstände darauf hindeuten, dass er davon ausgehen musste, dass die Domain nicht vom Inhaber veräußert hat, kann er sich gegebenenfalls auf seine Gutgläubigkeit sehr wohl berufen.

 

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