Urteil Bundesgerichtshof

TV.de nicht per-se nicht eintragungsfähig

12. August 2011
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Eigener Leitsatz:

Das BPatG ordnete an, dass das DPMA erneut in die Prüfung bzgl. der Eintragung der Wortmarke "Tv.de" einzutreten hat.  Das DPMA hat die Eintragung der Marke wegen einer fehlenden Unterscheidungskraft und einem Freihaltebedürfnis abgelehnt. Allerdings hat das DPMA die Anmeldung nicht im Hinblick auf die konkreten Waren- und Dienstleistungsklassen geprüft.

Bundespatentgericht

Beschluss vom 13.07.2011

Az.: 29 W (pat) 541/10

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 062 943.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Juli 2011 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen
Kortge und Dorn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Entscheidungsgründe:
I.

Das Wortzeichen

Tv.de

ist am 23. Oktober 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patentund Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden (im Laufe des Beschwerdeverfahrens beschränktes und bereinigtes Verzeichnis, Anlage B 1 zum Schriftsatz vom 6. Juli 2011, Bl. 17 – 22 GA):

Klasse 35:
Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken
Aktualisierung von Werbematerial
Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit Aufstellung von
Kosten-Preisanalysen
Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten
Beratung bei der Organisation und Führung von
Unternehmen
Beratung in Fragen der Geschäftsführung
Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von
Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]
Betrieb einer Im- und Exportagentur
betriebswirtschaftliche Beratung
Buchführung
Buchprüfung
Büroarbeiten
Dateienverwaltung mittels Computer
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische
Vorbereitung von Bauvorhaben
Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung
von Steuererklärungen
Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers
Durchführung von Auktionen und Versteigerungen
im Internet
Durchführung von Unternehmensverlagerungen
Durchführung von Transkriptionen

Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen:
Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren,
Kosmetikwaren und Haushaltswaren,
Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors,
Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren,
Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel,
Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren
und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger,
sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör,
Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren
und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren,
Zelte, Planen, Bekleidungsartikel,
Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren,
Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse,
gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und
forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und
sonstige Genussmittel

Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien
in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management)
Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten)
Erstellen von Statistiken Erstellung von Abrechnungen
(Büroarbeiten)
Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten
Erstellung von Geschäftsgutachten
Erstellung von Rechnungsauszügen
Erstellung von Steuererklärungen
Erstellung von Wirtschaftsprognosen
Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten
Fakturierung
Geschäftsführung für darstellende Künstler
Geschäftsführung für Dritte
Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter

Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen:
Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren,
Kosmetikwaren und Haushaltswaren,
Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors,
Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel; Heimwerkerartikel und Gartenartikel,
Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren
und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger,
sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör,
Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren
und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren
und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren,
Zelte, Planen, Bekleidungsartikel,
Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren,
Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse,
gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und
forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und
sonstige Genussmittel

heliografische Vervielfältigungsarbeiten
Herausgabe von Werbetexten
Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben
Informationen in Geschäftsangelegenheiten Kommerzielle
Verwaltung der Lizenzierung von Waren
und Dienstleistungen für Dritte
Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung
(Mailing)
Layoutgestaltung für Werbezwecke
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde
Zwecke
Marketing [Absatzforschung]
Marktforschung
Meinungsforschung

Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]
Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations)
Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen
im Bereich:
Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren,
Kosmetikwaren und Haushaltswaren,
Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors,
Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren,
Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel,
Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren
und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger,
sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör,
Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren
und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren
und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren,
Zelte, Planen, Bekleidungsartikel,
Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren,
Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse,
gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und
forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und
sonstige Genussmittel

Online-Werbung in einem Computernetzwerk
Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen
Organisation und Veranstaltung von Modeschauen
für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke
Organisation von Ausstellungen und Messen für
wirtschaftliche und Werbezwecke
Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten
organisatorische Beratung
organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich
Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]
Personal-, Stellenvermittlung
Personalanwerbung Personalauswahl mit Hilfe von
psychologischen Eignungstests
Personalleasing
Personalmanagementberatung
Plakatanschlagwerbung
Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen
in organisatorischer Hinsicht
Planung von Werbemaßnahmen
Präsentation von Firmen im Internet
Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien
für den Einzelhandel
Preisvergleichsdienste
Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer
Form) für Werbezwecke
Publikation von Versandhauskatalogen
Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen
Presseartikeln
Schätzung von ungeschlagenem Holz
Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle
Schaufensterdekoration
Schreibdienste [Textverarbeitung]
Schreibmaschinenarbeiten Sekretariatsdienstleistungen
Sponsorensuche
Sponsoring in Form von Werbung
Stenografiearbeiten
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken
Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer
Telefonkostenabrechnung Überlassung von Zeitarbeitskräften
Unternehmensberatung
Unternehmensverwaltung Veranstaltung von Messen
zu gewerblichen oder zu Werbezwecken
Verbraucherberatung
Verbreitung von Werbeanzeigen
Verfassen von Werbetexten
Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]
Vermietung von Büromaschinen und -geräten
Vermietung von Fotokopiermaschinen
Vermietung von Verkaufsautomaten
Vermietung von Verkaufsständen
Vermietung von Werbeflächen
Vermietung von Werbeflächen im Internet
Vermietung von Werbematerial
Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien
Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste
für Dritte
Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken
Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten,
auch über das Internet
Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch
im Rahmen von e-commerce
Vermittlung von Mobilfunkverträgen für Dritte
Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den Anund
Verkauf von Waren
Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung
von Dienstleistungen
Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten
Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte
Vermittlung von Zeitarbeitskräften
Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte]
Versandwerbung
Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken
Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte,
Drucksachen, Warenproben]
Verteilung von Werbemitteln
Vervielfältigung von Dokumenten
Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen
Vorführung von Waren für Werbezwecke
Waren- und Dienstleistungspräsentationen
Werbung, insbesondere Werbung durch Werbeschriften
und Werbung im Internet für Dritte;
Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten
Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken
Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations-
und Verkaufszwecken

Klasse 38:
Auskünfte über Telekommunikation
Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk
Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen
zu einem weltweiten Computernetzwerk
Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme
in Datennetzen Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen
im Internet
Bereitstellung von Internet-Chatrooms
Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für
Teleshopping-Dienste
Dienste von Presseagenturen
E-Mail Dienste
Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte
Elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation]
elektronische Nachrichtenübermittlung
elektronischer Austausch von Nachrichten mittels
Chatlines, Chatrooms und Internetforen
Fernschreibdienste
Funkdienste
Kommunikation durch faseroptische Netzwerke
Kommunikationsdienste mittels Computerterminals
Kommunikationsdienste mittels Telefon
Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen
für die Telekommunikation
Mobiltelefondienste
Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen
Mitteln elektronischer Kommunikation]
Satellitenübertragung
Sprachübermittlungsdienste (Sprachmitteilungsdienste)
Telefaxdienste
Telefondienste
Telefonvermittlung
Telegrafiedienste
Telegrafieren
Telegrammdienst [Depeschen]
Telegrammübermittlung
Telekommunikation
Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen
im Internet
Telekonferenzdienstleistungen
Teletext-Dienste
Übermittlung von Nachrichten
Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation
Vermietung von Faxgeräten
Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung
Vermietung von Modems
Vermietung von Telefonen
Vermietung von Telekommunikationsgeräten
Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke
Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken
Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-
Adressen (Web-Messaging)

Klasse 41:
Anfertigung von Übersetzungen
Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung
Auskünfte über Freizeitaktivitäten
Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]
Bereitstellen von elektronischen Publikationen,
nicht herunterladbar
Berufsberatung
Betrieb einer Diskothek
Betrieb einer Modellagentur für Künstler
Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]
Betrieb eines Bücherbusses
Betrieb eines Internats
Betrieb eines Spielcasinos
Betrieb von Museen [Darbietung, Ausstellungen]
Betrieb von Nachtklubs
Betrieb von Spielhallen
Betrieb von Sportanlagen
Betrieb von Vergnügungsparks
Betrieb von zoologischen Gärten
Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung]
Betrieb von Gesundheits-Klubs
Betrieb von Golfplätzen
Betrieb von Kindergärten [Erziehung]
Betrieb von Sportcamps
Betrieb von Varietétheatern
Bücherverleih [Leihbücherei]
Coaching
Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen
Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit
dem Computer]
Dienste von Unterhaltungskünstlern
Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung
Dienstleistungen eines Fitnessstudios
Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen
Druckarbeiten
Dienstleistungen eines Zeitungsreporters
Digitaler Bilderdienst
Dolmetschen der Gebärdensprache
Durchführung von pädagogischen Prüfungen
Durchführung von Spielen im Internet.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Sie hat zur Begründung ausgeführt, dass sich die sprachübliche Wortkombination "Tv.de" aus der Bezeichnung "Tv" für Television bzw. Fernsehen und der Internet-Länderkennung "de" für Deutschland zusammensetze. Das angemeldete Zeichen sei in Form einer Internetadresse gebildet und weise daher darauf hin, dass auf das Fernsehen via Internet zugegriffen werde. Denn Internet-Fernsehen sei üblich geworden; es würden alle möglichen Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten, wie eine Internetrecherche mit der Suchmaschine Google ergeben habe, bei der mit dem Suchwort "tv.de" … Millionen und mit dem Suchwort "tv.de online" … Millionen Treffer erzielt worden seien (Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 5. März 2010, Bl. 27 – 30 VA). Die angemeldete Bezeichnung stelle damit für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde und mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen gewährleistet und umgesetzt würden. Diese rein beschreibende Angabe sei im Interesse der Mitbewerber des Anmelders freizuhalten und nicht geeignet, Unterscheidungskraft zu bewirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, dass entgegen der Amtsauffassung keine absoluten Schutzhindernisse vorlägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde führt
gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel. Denn
die Entscheidung wurde auf eine ungenügend zwischen den einzelnen
Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt.

a) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425, 426 Rdnr. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 – DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 – MT&C/BMB; GRUR 2008, 339, 342 Rdnr. 91 – Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren- /Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt
werden.

b) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angemeldete
Bezeichnung "Tv.de" für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde, und dass mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen dazu gewährleistet und umgesetzt würden. Hier fehlt eine konkrete Auseinandersetzung mit der Vielzahl der in den Klassen 35, 38 und 41 angemeldeten Dienstleistungen, die zu einem großen Teil gar nicht mit Internetfernsehen in Zusammenhang gebracht werden können.

aa) Schon der Umstand, dass die Markenstelle im Beanstandungsbescheid
vom 5. März 2010 (Bl. 27 – 30 VA), auf den der angefochtene Beschluss zur Begründung Bezug nimmt, zweimal von "Waren und Dienstleistungen" spricht, obwohl das verfahrensgegenständliche Zeichen ausschließlich für Dienstleistungen angemeldet worden ist, offenbart bereits, dass sich die Markenstelle nur oberflächlich mit der Anmeldung befasst hat. Auch der
schlichte Hinweis auf die bei der Internetrecherche unter www.google.de mit den Suchworten "Tv.de" und "Tv.de online" erzielten hohen Trefferzahlen nebst Vorlage von vier Ergebnisseiten zeigt, dass sich die Markenstelle mit den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen nicht im Einzelnen befasst hat.

bb) Es reicht entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht schon aus, dass alle beanspruchten Dienstleistungen im Internetfernsehen angeboten bzw. beworben werden können. Eine Sachaussage über die beanspruchten Dienstleistungen selbst kann die angemeldete Bezeichnung "Tv.de" nur dann sein, wenn sie deren Eigenschaften unmittelbar beschreibt, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie einen engen beschreibenden (funktionalen) Bezug zu den Dienstleistungen herstellt.

cc) In Klasse 35 werden zahlreiche Personal-, Büro-, Vermittlungs-, Schätzungs-, Buchhaltungs-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater-, Geschäftsführungs- und Vermietungsdienstleistungen aufgeführt, die einer Erläuterung bedürfen, inwieweit die angemeldete Wortkombination "Tv.de" für diese einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen soll.

dd) Auch in Klasse 38 befinden sich einige Dienstleistungskategorien, bei denen eine Erläuterung des beschreibenden Charakters des verfahrensgegenständlichen Zeichens erforderlich ist. Dazu gehören u. a. "E Mail Dienste" sowie sämtliche Fernschreib-, Telegrafie-, Telegramm- und Vermietungsdienstleistungen.

ee) In Klasse 41 fehlt jegliche Begründung dafür, warum "Tv.de" für die dort angemeldeten Betriebsdienstleistungen, wie z. B. "Betrieb eines Internats", "Betrieb von Kindergärten [Erziehung]" oder "Betrieb von Sportcamps", oder für die "Anfertigung von Übersetzungen" ein Sachhinweis sein soll.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob tatsächlich und gegebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten
Zeichens festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden
wäre.

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